성공하는 IP-R&D 전략 09 - 연구자가 알아야 할 특허제도 및 특허전략
글_ 김요한
한국지식재산전략원 특허전문위원
본 원고는 한국산업기술진흥협회와 한국지식재산전략원간 협력사업의 일환으로 한국지식재산전략원에서 제공하고 있는 바, 한국지식재산전략원은 특허청 산하기관으로 기업·대학·공공연구소를 대상으로 ‘지식재산 중심의 R&D 전략’을 지원하기 위해 2010년 설립되었다.
ㅣ특허제도 일반
(1) 특허는 발명공개를 대가(代價)로 배타권을 부여하는 제도
특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(제1조). 즉 특허법의 목적은 발명의 보호와 이용 사이의 조화를 통하여 종국적으로 산업발전에 이바지하는 데 있다.
그림 1 특허법 속성 개념도
발명의 이용과 관련하여, 특허출원에 관하여 공개특허공보 내지 등록특허공보를 통하여 공개하고 있다(제64조 및 제87조 제3항).
연구자들은 이 공개된 특허문헌을 활용하여, R&D 중복투자를 미연에 방지할 수 있고, R&D 방향 설정 및 신규 특허 창출에 도움을 받을 수 있다.
발명의 보호와 관련하여, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지며(제97조), 특허권자는 업으로서 특허발명을 일정기간 실시할 권리를 독점한다(제88조 제1항 및 제94조).
특허는 제3자가 실시가능한 수준으로 발명을 공개하고 원칙상 수수료를 납부하는 대가로, 국가가 특허권자에게 일정기간 동안 부여한 배타적인 권리이다. 여기서, 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 의하여 정해진다.
(2) 특허청구범위의 서로 다른 편면 : 특허요건과 권리보호범위
■ 특허요건
특허요건은 특허등록을 받기 위하여 만족해야 하는 요건으로서, 특허청구범위를 대상으로 판단한다. 이 요건을 판단함에 있어서 특허청구범위에 기재된 사항을 확장하거나 제한 해석할 수 없다.
그림 2 와 같이 좌판(a)과 등받침부(b)와 다리(c)를 포함하는 의자(A)와, 좌판(a)과 등받침부(b)를 포함하는 의자(B)를 최초로 발명한 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
발명의 상세한 설명 및 도면에 의자(A), 의자(B)에 대해 모두 표현되어 있더라도 특허청구범위에 의자(A)에 대해서만 기재한 경우는 의자(A)만이 특허요건의 판단 대상이 된다.
즉, 의자(B)는 상세한 설명 및 도면에 표현 여부에 관계없이 특허요건 판단대상에서 제외된다.
상기한 경우 특허출원 중에는 보정을 통하여 의자(B)를 특허청구범위에 포함시킬 수 있으나, 특허등록 후에는 의자(B)를 특허청구범위에 추가할 수 없다.
다른 사례로서, 그림 2 와 같은 선행문헌이 존재하는 경우에 있어서, 그림 3 과 같이 팔걸이(d)를 더 포함하는 의자(C)를 발명하고, 의자(C)에 대해 특허청구범위에 기재한 경우 특허요건을 살펴보기로 한다.
그림 2 특허요건 설명을 위한 의자 발명 예시도
그림 3 특허요건 설명을 위한 다른 의자 발명 예시도
이 경우 의자(C)의 구성요소 중 팔걸이(d)에 대해서는 선행문헌에 개시되어 있지 않으므로, 팔거리(d)를 부가하는 것이 당업자에게 용이한 것이 아닌 경우 특허요건을 만족하여 특허등록을 받을 수 있다.
또 다른 사례로서, 그림 2 와 같은 선행문헌이 존재하는 경우에 있어서 그림 4 와 같이 등받이를 생략한 의자(D)를 발명하고, 의자(D)에 대해 특허청구범위에 기재한 경우는 의자(D)의 구성요소인 좌판(a)과, 다리(c)에 대해 선행문헌에 실질상 동일하게 개시되어 있으므로 의자(D)는 신규성이 결여되어 특허요건 흠결로 특허등록을 받을 수 없다.
그림 4 특허요건 설명을 위한 또 다른 의자 발명 예시도
■ 권리보호범위
권리보호범위의 판단은 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 것으로, 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 법적가치판단을 통하여 정해진다.
이 권리보호범위의 판단은 특허요건 판단과는 달리 특별한 사정이 있는 경우 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의해 제한해석할 수 있으며, 균등한 범위까지 확장해석할 수 있다.
위의 좌판(a)과 등받침부(b)와 다리(c)를 포함하는 의자(A) 그림 2 가 특허발명인 경우 의자(C) 및 의자(D)( 그림 3 내지 그림 4 )가 의자(A) 특허발명을 침해하는지 여부를 살펴보기로 한다.
- 의자(C)는 의자(A)의 필수구성요소에 팔걸이(d)를 더 포함하는 구성을 가진다. 그러므로 의자(C)는 의자(A)의 구성요소를 모두 포함하는 바 의자(C)를 업으로서 실시하는 경우 의자(A) 특허발명을 침해하게 된다.
여기서, 의자(C)에 대해 특허등록을 받은 경우는 의자(A)와 이용관계가 성립하여, 구성요소 a+b+c+d를 모두 포함하는 의자(D)에 대해서는 이용관계에 있는 양 특허권자의 상호 허락없이는 모두 실시할 수 없다.
- 의자(D)는 좌판(a)과 다리(c)를 포함하는 의자에 관한 것으로, 의자(A)의 필수구성요소인 등받침부(b)를 포함하고 있지 않다. 그러므로 의자(D)를 실시하더라도 구성요소완비의 원칙(All Element Rule)에 의할 때 의자(A)의 보호범위에 속하지 않아 침해가 아니다.
참고로 의자(D)에 대해 의자(A)의 공개 이후에 출원하는 경우는 의자(D)는 의자(A)의 상위개념발명이므로 신규성 위반으로 특허를 받을 수 없다.
결론적으로, 특허요건과 보호범위 판단은 상이한 바, 특허요건을 만족하여 등록받은 특허의 경우도 제3자의 특허를 침해할 수 있으며, 특허침해를 구성하지는 않지만 특허요건이 흠결되어 특허등록을 받을 수 없는 경우가 존재한다.
(3) 특허권의 효력은 특허권을 획득한 국가에만 발생
특정국가에서 특허를 받은 자는 그 나라의 영역내에서만 효력이 있고 다른 동맹국에서는 그 특허권의 효력을 주장할 수 없다(파리협약 §4의2). 이를 ‘각국 특허의 독립원칙’이라 한다.
그러므로 대한민국에서 특허권을 획득한 경우는 그 효력은 대한민국에만 미친다. 따라서 미국, 중국 등 다른 국가에서 효력을 주장하기 위해서는 해당 국가에서 특허권을 확보해야 한다.
(4) 세계출원은 있고, 세계특허는 없다
기업 홍보물이나 언론기사를 보면 종종 ‘세계특허 획득’ 등의 문구를 접하게 된다. 이는 ‘파리협력조약(PCT)에 의한 국제출원’에 대한 오해에서 비롯된 것으로 판단된다.
PCT에 의한 국제출원은 특허출원 절차의 통일화 및 간편화를 위한 것으로, 본 절차를 통한 출원시 국제출원일이 부여되며, 국내단계 진입시 정규의 국내출원의 효과를 가진다.
한편, 앞서 살펴본 각국 특허독립의 원칙상 PCT국제출원 절차에 의한 출원의 경우도 지정국가에 대해 국내단계 진입하여야 출원 효력이 발생하며, 국가별로 심사를 거쳐 특허권이 부여된다. 따라서 세계 출원(국제출원)은 있지만, 세계 특허(국제특허)는 없다.
ㅣ특허전략
(1) ‘先특허 後R&D’ 전략은 선택이 아닌 필수02
(02 EPO’s core module 1(Protect your ideas) 참조)
연구자료에 의하면, 모든 R&D활동의 약 25%는 선행기술(발명)과 중복되어 무용지물이 된다고 한다. 이와 같이 선행기술조사 없이 R&D를 시작하는 경우 중복 연구개발이 되어 낭패를 볼 수 있는 바, 사전에 선행기술조사는 필수적이다.
한편, 연구활동을 주도하는 기업이나 연구소는 기술공개를 꺼리는 반면, 자기기술 보호를 위해 활발하게 주요국가를 중심으로 국내외 특허출원을 하고 있다.
이와 같이 특허출원된 발명은 공개특허공보 내지 등록특허공보를 통하여 제3자에게 공개된다. 여기서 전체적으로 공개된 기술정보 중 약 80%는 오직 특허문헌을 통해서만 공개된다.
그림 5 자유기술 대비 보호기술의 비율
또한, 그림 5 와 같이 출원공개된 발명 중 약 90%는 (i) 거절결정 내지 특허무효 확정, (ii) 특허권 유지를 위한 연차료 불납, (iii) 특허권 존속기간 만료, (iv) 실시하고자 하는 국가 미출원 등의 사유로 자유기술에 해당하며, 약 10%의 특허만이 보호되고 있다.
결론적으로, R&D를 시작하기 전에 선행 특허분석을 수행하는 경우 중복투자 및 중복 연구개발을 미연에 방지하고, 공개된 특허문헌으로부터 다양한 해결수단을 얻을 수 있고, 특허관점의 연구개발 방향과 신규 특허창출에 도움을 받을 수 있다.
(2) 특허출원 전 주의사항
특허출원 전에 연구성과의 홍보, 논문발표 등을 이유로 특허출원 전에 중요한 연구개발 성과물을 공지하거나 제품을 출시하는 경우가 종종 있다.
이 경우 일정요건하에서 특허권 확보가 가능한 경우가 있지만 이는 예외적인 것으로 다소 복잡한 절차 및 비용을 수반하며, 출원 전 제3자의 공지에 의해 특허등록을 받지 못할 가능성이 있으며, 해외출원의 제약을 받을 수 있다.
따라서 연구자들은 특허출원 전 아래의 사항을 숙지할 필요가 있다.
첫째, 논문, 보도자료, 컨퍼런스 발표, 포스터 제작, 인터넷 블로그나 홈페이지 발표 등 일체의 공지 행위를 하지 말아야 한다.
둘째, 특허출원되지 않은 발명을 포함한 제품을 판매하지 말아야 한다.
셋째, 보안서약서 내지 비밀유지계약(NDA; Non-Disclosure Agreement)을 맺은 경우를 제외하고는 발명내용을 포함한 강연
이나 프레젠테이션을 하지 말아야 한다.
넷째, 본인 출원이 가능하지만 특허출원 준비과정은 고도의 전문지식이 요구되므로, 특허출원을 준비하는 과정에서 변리사 등 특허전문가의 도움을 받을 필요가 있다.
그림 6 특허 프로세스
(3) 특허출원계속 전략을 활용하자
그림 6 을 참조하면, 특허 프로세스는 크게 특허출원전, 특허출원 중 및 특허등록 단계로 나누어 볼 수 있다.
특허출원전 단계에서는 완성된 발명(착상된 아이디어를 구체화한 것으로, 제품개발 완성수준까지 요구하는 것은 아님)을 기초로, 선행기술조사 및 특허출원 명세서(특허청구범위 포함) 및 도면을 작성한다.
이 단계에서는 본 발명이 실제 제품에 어떻게 적용될 수 있을 것인지와 회피설계 용이성 등을 예측하여 특허청구범위를 작성하는 것에는 한계가 있다.
특허출원중 단계는 특허출원일로부터 특허설정등록일 사이의 과정을 말하는 것으로, 특허출원계속(Patent Pending) 단계로 칭할 수 있다.
이 단계에서는 최초출원 명세서와 도면에 기재된 사항의 범위 이내라면 특허청구범위의 기재내용에 대해 보정이 가능하다.
또한 분할출원 절차를 이용할 수 있으며, 출원일로부터 1년 이내라면 국내우선권주장 출원을 통하여 명세서를 보완할 수 있다.
또한 우리나라 출원의 경우는 심사청구제도가 있어서, 출원과 동시 또는 출원일로부터 5년 이내에 심사청구를 해야 실체심사를 받을 수 있다.
따라서 심사청구 시점의 조절을 통하여 특허출원중 기간을 출원인이 조절할 수 있으며, 특허출원중 보정, 분할출원 및 우선권주장출원을 활용하여 특허청구범위를 재설정할 수 있다.
이를 특허계속(Patent Pending) 전략이라고 하며, 국내외 대기업이나 세계적인 대학 등에서 널리 활용하고 있다.
한편 특허등록 후에는 특허청구범위에 대한 실질적인 확장변경이 불가하므로, 등록된 특허에 대한 보강전략을 마련하는 것은 한계가 있다.